как признать лицензионный договор недействительным

Как признать лицензионный договор недействительным

ГК РФ Статья 1235. Лицензионный договор

Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 1235 ГК РФ

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

(абзац введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.

(п. 5.1 введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

6. Лицензионный договор должен предусматривать:

1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Источник

Лицензионный договор

Лицензионный договор.

Недавно мы анализировали арбитражную практику применительно к договору коммерческой концессии, теперь речь пойдет об еще одном «интеллектуальном» договоре, а именно о лицензионном.

1. Лицензиат обратился в суд с требованием о признании лицензионного договора недействительным и применении последствий недействительности сделки. Доводы истца основывались на следующем: ответчик имел право заключать только сублицензионный, а не лицензионный договор; в договоре отсутствует указание на результат интеллектуальной деятельности; отсутствуют номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на результат. Между тем кассация признала спорный договор заключенным и действительным: условия сформулированы таким образом, что позволяют с достаточной степенью определённости уяснить смысл условий договора о предмете и используемом результате интеллектуальной деятельности, договор фактически был исполнен. Кроме того, в соответствии с п. 5 ст. 1238 ГК РФ к сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре. (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2013 г. по делу № А40–20795/2013)

2. Отказ лица от лицензионного договора не влечет расторжения заключенного между сторонами договора на поставку программного комплекса, как регулирующего иные отношения. Договор поставки программного комплекса (статья 506 ГК РФ) и лицензионный договор (статья 1235 ГК РФ) о порядке его использования, являясь взаимосвязанными, регулируют различные правоотношения и не могут рассматриваться как единый договор. (Постановление ФАС Западно-сибирского округа от 18.05.2011 г. по делу № А70-8898/2010)

3. Лицензиру отказали в удовлетворении требований о расторжении лицензионного договора и взыскании убытков. Довод истца о том, что он не может реализовать свое право, предоставленное лицензией на использование программного продукта в связи с наличием существенных недостатков в продукте был отклонен судом, в силу того, что договором не были предусмотрены услуги по внедрению и технической поддержке программного продукта. (Постановление ФАС Московского округа от 02.07.2013 г. по делу № А40-111104/12-26-947)

4. После расторжения лицензионного договора, у лицензиата остался долг по лицензионным платежам, и ему была выдана банковская гарантия в обеспечение указанных обязательств. В дальнейшем, лицензиар предъявил требование о взыскании остатка суммы основного долга к принципалу. Суд отказал в удовлетворении требований, в связи с тем, что на момент выдачи банковской гарантии указанное в ней обязательство, в обеспечении которого она выдавалась, было прекращено. (Постановление ФАС Московского округа от 31.10.2012 г. по делу № А40-108760/11-46-956)

5. Стороны заключили лицензионный договор, по условиям которого лицензиату предоставлено право на использование изобретения по патенту в предусмотренных договором пределах. При этом за лицензиаром сохранялось право заключать с другими лицами лицензионные договоры на использование изобретения в отношении способов, не предусмотренных в лицензионном договоре. Роспатент отказал в регистрации указанного договора как несоответствующего понятию лицензионного договора о предоставлении исключительной лицензии, определенному п.1 ст. 1236 ГК РФ. Суд не согласился с таким выводом, исходя из п. 3 ст 1236 ГК РФ, согласно которому в одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности могут содержаться условия для лицензионных договоров разных видов (исключительной и неисключительной лицензии). Следовательно, законодатель допускает дифференциацию лицензионных договоров в зависимости от способа использования результата интеллектуальной деятельности. (Постановление ВАС РФ от 12.03.2013 г. по делу № А40-106575/11-26-813).

6. ОАО «Воронежнефтепродукт» и ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» был заключен лицензионный договор на использование в предпринимательской деятельности товарных знаков последнего. Между тем, УФАС России по Воронежской области было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности указанных лиц за неисполнение предписания о необходимости согласования с УФАС условий договоров коммерческой концессии и агентских договоров, относящихся к розничной реализации нефтепродуктов в Воронежской области. В дальнейшем, суд удовлетворил требования компаний об отмене указанного постановления, указав, что в данном случае действительной волей сторон было заключение именно лицензионного договора. (Постановление ФАС Центрального округа от 17.03.2009 по делу N А14-14722/2008/492/10)

7. Обращение лицензиара в суд с требованием о признании нарушения лицензиатом существенных условий лицензионных договоров в части своевременности уплаты лицензионных платежей было расценено как избрание ненадлежащего способа защиты права с учетом положений ст.12 ГК РФ и того факта, что между сторонами спор о принадлежности интеллектуальных прав истцу отсутствует. (Постановление ФАС Московского округа от 17.09.2013 г. по делу № А40-6521/12-19-56)

8. Суд признал лицензионный договор о предоставлении права использования произведений, входящих в репертуар ООО «Российское авторское общество», способом публичного исполнения, как в живом исполнении, так и с использованием технических средств незаключенным, ввиду несогласованности предмета договора – отсутствовал конкретный перечень музыкальных произведений. (Постановление ФАС Московского округа от 09.06.2012 г. по делу № А40-61370/11, Постановление ФАС Московского округа от 07.06.2012 г. по делу № А40-74258/11-51-639)

9. Компания попыталась оспорить заключенный лицензионный договор, по которому предоставлялось право использования произведения: нормативно-технической или технической документации, в отношении которой лицензиар имеет исключительные права как разработчик. Доводы истца об отсутствии признаков объектов авторского права у документации, а также о мнимости сделки не были восприняты судом. Более того, указание истца на то, что в результате заключения договора ограничена конкуренция на рынке предоставления информационных услуг, т.е. услуг по платному доступу к соответствующей информации, было истолковано судом как признание истцом охраноспособности объекта сделки. (Постановление ФАС Московского округа от 31.10.2011 г. по делу № А40-7067/11-110-57)

Комментарии.

1. Несмотря на частые попытки сторон оспорить заключенный лицензионный договор, суды не всегда идут на поводу, придерживаясь принципа «больной скорее жив чем мертв».

2. Имеет место проблема выбора того или иного способа защиты своих прав по лицензионному договору. Некоторые выбирают весьма «экзотические» способы (например, в п. 7). Между тем, несмотря на то, что перечень способов защиты гражданских прав, закрепленный в ст. 12 ГК РФ, является открытым, суды толкуют его ограничительно.

3. Практика показывает, что часто возникает путаница между договором коммерческой концессии (который был рассмотрен нами ранее) и лицензионным договором в силу сходства предмета.

4. Договоры, заключаемые для реализации предоставленного по лицензионному договору права (договор поставки, договор оказания услуг и др.), имееют самостоятельный правовой режим. Отказ от лицензионного договора не влечет расторжения указанных договоров.

Источник

Как признать лицензионный договор недействительным

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Обзор документа

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2015 г. № С01-859/2015 по делу № А40-177319/2014 Суд оставил без изменения ранее принятые по делу судебные акты, которыми отказано в удовлетворении требования о признании недействительным лицензионного договора и применении последствий недействительности сделки в виде односторонней реституции, поскольку на день рассмотрения спора предоставление права использования изобретений по лицензионному договору было зарегистрировано на основании заявления ответчика, а на день обращения с иском лицензионный договор, о недействительности которого заявляет истец, фактически исполнялся сторонами

Резолютивная часть постановления объявлена 14 октября 2015 г.

Полный текст постановления изготовлен 19 октября 2015 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Афипский нефтеперерабатывающий завод» на решение Арбитражного суда города Москвы от 19.03.2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2015, принятые по делу № А40-177319/2014

по иску общества с ограниченной ответственностью «Афипский нефтеперерабатывающий завод» к открытому акционерному обществу «Гипрогазоотчистка» (Первомайская ул., 126, 105203, Москва)

о признании недействительным договора № 11490/34анпз/04/11 от 03.11.2011;

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Полушкин П.С. по доверенности от 14.09.2015 № 171анпз/15, Персидский И.А. по доверенности от 03.12.2014 № 213анпз/14,

от ответчика: Андреев И.В. по доверенности от 12.10.2015 № 67-ДГ, Великород Е.В. по доверенности от 03.03.2015.

Суд по интеллектуальным правам установил:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.03.2015 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2015 решение Арбитражного суда города Москвы от 19.03.2015 оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ООО «Афипский НПЗ» обратилось с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе заявитель ссылается на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам, а также неправильное применение норм материального права.

В отзыве на кассационную жалобу представитель ответчика против удовлетворения кассационной жалобы возражал, просил оставить оспариваемые судебные акты без изменения.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

Лицензиату предоставляется право на использование установки в технологическом процессе, основанном на: селективном восстановлении S02, содержащемся в технологическом газе Клауса, до элементарной серы и H2S в секции селективного восстановления, работающей с регулированием H2S, за которой следует селективное окисление H2S, содержащегося в технологическом газе Клауса, до элементарной серы в секции селективного окисления путем пропускания H2S-содержащего газа через катализатор селективного окисления, который в значительной степени невосприимчив к наличию водяного пара в технологическом газе и невосприимчив для проведения обратной реакции Клауса 3/n Sn + 2Н20 + S02.

03.11.2011 между ООО «Афипский НПЗ» и ОАО «Гипрогазоочистка» подписан лицензионный договор № 11490/34анпз/04/11, по условиям которого ответчик обязался предоставить истцу полученное от правообладателя неисключительное право на использование технической информации JNL и технической информации Shell, а также неисключительную лицензию на использование изобретений по патентам.

Между сторонами 30.12.2013 подписан акт о приеме-передаче неисключительной лицензии без права передачи по лицензионному договору от 03.11.2011 № 11490/34анпз/04/11.

Кроме того, между контрагентами вышеназванной сделки было достигнуто соглашение о том, ООО «Афипский НПЗ» обязуется зарегистрировать данный лицензионный договор.

25.07.2014 ООО «Афипский НПЗ» направило претензию (№ 24-3731) в адрес ОАО «Гипрогазоочистка», в которой указало на необходимость возврата уплаченных денежных средств по недействительному Лицензионному соглашению и выплаты процентов за пользование чужими денежными средствами, однако ОАО «Гипрогазоочистка» не ответило на данную претензию.

Ссылаясь на то, что ООО «Афипский НПЗ» выполнило свои обязательства по оплате вознаграждения по договору в размере 376 420 евро, что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями, ООО «Афипский НПЗ» обратилось в суд с иском. Поскольку по Лицензионному соглашению ОАО «Гипрогазоочистка» не передавало ООО «Афипский НПЗ» документацию либо иную информацию, связанную с технологическими процессами, последнее обратилось с требованием о применении односторонней реституции в виде возврата уплаченного ООО «Афипский НПЗ» вознаграждения по договору в размере 28 897 763 рублей 40 копеек, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 6 468 102 рублей 81 копеек.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из того, что на день рассмотрения спора предоставление права использования изобретений по лицензионному договору, заключенному между компанией Якобс Недерланд Б.В. и ОАО «Гипрогазоочистка, было зарегистрировано на основании заявления последнего, что подтверждается уведомлением о государственной регистрации.

Кроме того, суд учел, что на день обращения с иском лицензионный договор, о недействительности которого заявляет истец, фактически сторонами исполнялся.

Из представленных в материалы дела документов следует, что ОАО «Гипрогазоочистка» и ООО «Афипский НПЗ» выполняли условия лицензионного договора и указанные лица считали себя связанными им.

Поскольку при исполнении лицензионного договора между ОАО «Гипрогазоочистка» и ООО «Афипский НПЗ» не возникало споров по поводу исполнения договора и истец принимал исполнение по лицензионному договору, истец своими действиями фактически одобрил лицензионный договор.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Суд кассационной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

Правами, предоставленными статьей 165 ГК РФ стороне сделке, требующей, но не прошедшей госрегистрацию, по понуждению в судебном порядке другой стороны сделки к регистрации договора и к возмещению убытков, вызванных задержкой такой регистрации, истец не воспользовался по своему усмотрению.

Совершение сделки в силу статьи 153 ГК РФ происходит в момент подписания договора уполномоченными лицами, выражающими волю юридического лица на совершение сделки,

В пункте 1 статьи 425 ГК РФ указано, что договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

Положения статей 433 и 1235 ГК РФ при определении момента, с которого лицензионный договор считается заключенным, не ограничивают право сторон расширить сроки действия лицензионного договора, в том числе на период до его заключения, поскольку применение положений пункта 2 статьи 425 ГК РФ не зависит от того, каким событием определяется момент заключения договора: достижением простого согласия или государственной регистрацией.

Как следует из пункта 2 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор заключается в письменной форме, если названным Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ.

В силу пункта 6 статьи 1232 ГК РФ при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся.

Указанная норма содержит положения о последствиях несоблюдения предусмотренного законом требования о государственной регистрации перехода, предоставления права, залога как обременения.

В отличие от признания недействительным договора, на основании которого происходит распоряжение исключительным правом, отсутствие регистрации не влияет на действительность договорных отношений между сторонами. В соответствии с действующим законодательством, лицензионный договор является недействительным, если не соблюдена его форма. Отсутствие государственной регистрации договора не является основанием для признания такой сделки недействительной.

Также 30.12.2013 между сторонами был подписан акт о приеме-передаче неисключительной лицензии без права передачи по лицензионному договору № 11490/34анпз/04/11.

Судами также установлено, что в период рассматриваемых правоотношений между сторонами спорной сделки не возникало споров и разногласий относительно условий и порядка ее исполнения.

Кроме того, истец одобрил сделку и согласно ее условиям взял на себя обязательство по ее регистрации, на что указывает подписанное между сторонами соглашение. Также между истцом и ответчиком заключены договоры подряда, при исполнении которых использовалась запатентованная компанией Якобс Недерланд Б.В. информация и технология. При этом доказательств обратного (в порядке статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) истец в материалы дела не представлял.

При этом, как правомерно указал суд апелляционной инстанции, избранный истцом способ защиты должен быть соразмерен нарушению, отвечать целям восстановления нарушенного права лица, и не должен выходить за пределы, необходимые для его применения, в частности, соответствовать требованиям статьи 10 ГК РФ, в силу которой не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотреблением правом в иных формах.

Таким образом, выводы судов об отсутствие регистрации спорной сделки, возникшей в условиях пассивного поведения и фактического бездействия истца, содержащего признаки недобросовестного поведения участника гражданского оборота, нельзя рассматривать в качестве безусловного основания для признания ее недействительной в судебном порядке и применения последствий недействительности сделки, являются обоснованными.

При таких обстоятельствах требования истца правомерно отклонены судами.

Доводы заявителя кассационной жалобы, по своей сути, сводятся к несогласию с осуществленной судами оценкой представленных в материалы дела доказательств, и не свидетельствуют о неправильном применении или толковании судами норм материального и процессуального права.

Доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование указанных требований и возражений оценены судами в соответствии с требованиями части 2 статьи 65, части 1 статьи 67, статей 68, 71, части 1 статьи 168, части 12 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Оснований для переоценки доказательств у суда кассационной инстанции в силу части 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.

Суд кассационной инстанции не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, так как не усматривает процессуальных нарушений при принятии названных решения и постановления, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев с момента его принятия.

Обзор документа

Отсутствие регистрации лицензионного договора само по себе не является основанием для признания его недействительным.

Такой вывод следует из позиции Суда по интеллектуальным правам, который указал в т. ч. следующее.

Согласно ГК РФ в случаях, если законом предусмотрена госрегистрация сделки, правовые последствия последней наступают после проведения такой процедуры.

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

При этом моменты заключения договора и начала его действия могут не совпадать.

Нормы ГК РФ при определении момента, с которого лицензионный договор считается заключенным, не ограничивают право сторон расширить сроки действия такой сделки, в т. ч. на период до ее заключения. При этом они могут сделать подобное независимо от того, каким событием определяется момент заключения договора: достижением простого согласия или госрегистрацией.

Лицензионный договор заключается в письменной форме, если иное не предусмотрено ГК РФ. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность такой сделки.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит госрегистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены ГК РФ.

Также в ГК РФ отдельно закреплены положения о последствиях несоблюдения предусмотренного законом требования о госрегистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, предоставления права использовать подобный результат или средство, залога данных прав как обременения.

При несоблюдении требования о госрегистрации упомянутые переход, предоставление права, залог считаются несостоявшимися.

В отличие от признания недействительным договора, на основании которого происходит распоряжение исключительным правом, отсутствие регистрации не влияет на действительность договорных отношений между сторонами.

По законодательству лицензионный договор является недействительным, если не соблюдена его форма. Отсутствие же госрегистрации такой сделки не является основанием для признания ее недействительной.

Источник